根據《專利法》的規定：“創造性，是指與現有技術相比，該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步。”創造性的判斷主要運用“三步法”，具體為《專利審查指南（2010）》第二部分第四章第3.2.1.1節規定的步驟：（1）確定最接近的現有技術；（2）確定發明的區別技術特征和發明實際解決的技術問題；（3）判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。
在實踐中，專利代理人，尤其是剛剛開始處理專利代理實務的專利代理人，在閱讀審查意見通知書后，通常會感覺到審查員的審查思路清晰、有理有據，但同時又會隱約感覺到有不妥之處。通過長期的實踐，筆者認為，該不妥之處通常是由于審查員在采用三步法時在第一步和第二步中的評述存在值得商榷的地方。由此，針對這兩個步驟相應地存在如下將詳細介紹的兩個答復突破點。這兩個答復突破點可適用于多數專利申請的審查意見答復，故在此拋磚引玉。
二、案例
如下簡述筆者處理的一個案件，意在結合該案件引出兩個答復突破點，因此僅截取答復中的相關部分進行詳述。
該發明的修改前的權利要求1為：1、一種染料敏化太陽能電池，其特征在于，包括透明電極和對電極及位于所述透明電極和對電極之間的電解質層；所述透明電極的內側表面設有納米多孔半導體薄膜，所述透明電極的外側設有透明襯底，所述對電極的外側設有對透明襯底；所述電解質層包括電解液和染料敏化劑的混合液體；所述納米多孔半導體薄膜中吸附有具有表面等離子體效應的核殼結構納米顆粒;所述核殼結構納米顆粒包括PVP有機物殼體和內嵌于所述PVP有機物殼體內部的金屬核體。
審查員在審查意見通知書中指出“權利要求1與對比文件1的區別技術特征在于本申請殼體為PVP有機物殼體?；谠搮^別技術特征可以確定本發明實際解決的技術問題是選擇合適的核殼結構表面等離子增強物的殼體材料”。
筆者發現，本申請中，納米顆粒采用PVP有機物作為殼體結構且吸附有染料分子，才可有效減少金屬顆粒對電子—空穴對的復合、增強所吸附的染料分子處于激發態的壽命、在特定的溶液環境下可具有電活性特性、能夠傳輸負離子和電子，從而增強染料敏化太陽能電池的光電轉化效率。因此，筆者在答復此次審查意見通知書時在權利要求1中加入技術特征“染料分子吸附在所述核殼結構納米顆粒表面”。
由此，修改后的權利要求1與對比文件1的區別技術特征在于：“所述核殼結構納米顆粒包括PVP有機物殼體和內嵌于所述PVP有機物殼體內部的金屬核體，染料分子吸附在核殼結構納米顆粒表面”。
在答復中，筆者進行了如下論述：
根據《專利審查指南2010》的第二部分第四章的規定“發明實際解決的技術問題，是指為獲得更好的技術效果而需對最接近的現有技術進行改進的技術任務”。因此，發明實際解決的技術問題的前提是：最接近的現有技術中啟示出需要改進之處，并且發明對上述需要改進之處進行了改進。進一步，申請人想說明的是，三步法的順序是先找到區別技術特征而再確定所要解決的技術問題，實際上與發明人的發明過程（先發現要解決的技術問題再尋找技術方案）是相反的，因此，很容易將技術方案與錯誤的技術問題相關聯。
具體到本申請的創造性判斷中，在對比文件1中，由于二氧化硅作為殼體的核殼結構納米顆粒的熱穩定性、結構穩定性、化學穩定性以及適當的殼體厚度，提高了染料敏化電池的光吸收和光電流的產生效率。對比文件1所呈現的發明創造的思路是通過將殼體材料設置為二氧化硅來最終提高了染料敏化電池的光吸收和光電流的產生效率。因此，在面對對比文件1時，并不能獲得其需要變換殼體材料的技術啟示，也即對比文件1中并不能獲得需要選擇合適的核殼結構表面等離子增強物的殼體材料。由此，本申請所解決的技術問題并非選擇合適的核殼結構表面等離子增強物的殼體材料。換言之，從本申請和對比文件1的區別技術特征（殼體材料不同）所推出的選擇合適的殼體材料的技術問題并非本申請的發明目的。
其次，根據《專利審查指南2010》的第二部分第四章的規定“在評價發明是否具備創造性時，不僅要考慮發明的技術方案本身，而且還要考慮發明所屬技術領域、所解決的技術問題和所產生的技術效果，將發明作為一個整體看待”。
具體到本申請的創造性判斷中，對比文件1的金納米顆粒外包裹一層二氧化硅，因此保證了內部金納米顆粒的熱穩定性、結構穩定性和化學穩定性，并且通過改變外殼的厚度來改變金納米顆粒和染料分子間的距離，進而提高了染料敏化電池的光吸收和光電流的產生效率。而本申請中，納米顆粒采用PVP有機物作為殼體結構且吸附有染料分子，進而可有效減少金屬顆粒對電子-空穴對的復合、增強所吸附的染料分子處于激發態的壽命、在特定的溶液環境下可具有電活性特性、能夠傳輸負離子和電子，從而增強染料敏化太陽能電池的光電轉化效率。由此，相比于對比文件1，本申請通過核殼對染料分子的強吸附性而提高了染料分子的光電轉換效率，進而更好地增強光電特性，這是優于對比文件1的。
結合上述案例，筆者觀點如下：
第一，審查員認為，權利要求1與對比文件1的區別技術特征在于本申請殼體為PVP有機物殼體，而根據區別技術特征僅是殼體材料的不同，將解決的技術問題確定為“選擇合適的核殼結構表面等離子增強物的殼體材料”。但是，通過上述思路所確定的發明解決的技術問題并非發明實際解決的技術問題。
第二，對比文件1的設計重點在于通過將殼體材料設置為二氧化硅來最終提高染料敏化電池的光吸收和光電流的產生效率，因此對比文件1并不可能存在或啟示出殼體材料需要改進的啟示。
三、分析
《專利審查指南（2010）》中規定，最接近的現有技術，是指現有技術中與要求保護的發明最密切相關的一個技術方案，它是判斷發明是否具有突出的實質性特點的基礎。最接近的現有技術，例如可以是，與要求保護的發明技術領域相同，所要解決的技術問題、技術效果或者用途最接近和/或公開了發明的技術特征最多的現有技術，或者雖然與要求保護的發明技術領域不同，但能夠實現發明的功能，并且公開發明的技術特征最多的現有技術。
正是由于上述規定，審查員在確定最接近的現有技術時，即在檢索最接近的對比文件時，尤為注重相同的技術領域和公開最多的技術特征這兩方面。并且，在實踐中，筆者發現，審查員在檢索和確定最接近的對比文件時，非常注重公開的技術特征與本發明的技術特征的重疊。而正是由于以公開最多的技術特征為首要標準，使得所確定的對比文件在某些情況下并非“最接近的現有技術”。
具體而言，根據《專利審查指南（2010）》的第二部分第四章的規定，發明實際解決的技術問題，是指為獲得更好的技術效果而需對最接近的現有技術進行改進的技術任務。因此，發明實際解決的技術問題的前提是：最接近的現有技術中存在或啟示出需要改進之處，并且發明對上述需要改進之處進行了改進。而上述以公開最多的技術特征為首要標準的選擇方式，忽略了對比文件中是否存在或啟示出需要解決的技術問題/技術缺陷，將一個或多個現有技術方案以技術特征為單位進行割裂和組合，以拼湊出與本發明的技術方案相同的技術方案。其實，這樣確定出的最接近的對比文件在某些情況下并非“最接近的現有技術”。
綜上，在三步法中“確定最接近的現有技術”的步驟中，由于審查員有時簡單而機械地檢索和確定最接近的對比文件，以公開最多的技術特征為首要標準，造成最接近的對比文件并非“最接近的現有技術”，致使基于此“最接近的對比文件”的后續論述十分蹩腳。
其次，筆者發現，審查員在運用三步法中“確定發明的區別技術特征和發明實際解決的技術問題”的步驟時，多以區別技術特征自身能夠解決的技術問題、達到的效果直接作為發明實際解決的技術問題，而忽略了最接近的現有技術整體上是否存在或啟示出需要解決該技術問題，這是與發明人的創造思路背道而馳的。當然，在三步法中，如果最接近的現有技術確定不當，那么，為了按照三步法繼續論述，很容易將區別技術特征自身能夠解決的技術問題直接作為發明實際解決的技術問題，這樣的審查意見就略顯生硬，有為使用“三步法”而使用“三步法”之感。
因此，筆者認為，在答復審查意見的過程中可以采用以下兩個突破點：
（1）觀察審查員所確定的最接近的對比文件是否在整體上存在或啟示出需要改進之處，并且該改進之處正是本發明所解決的技術問題。如上述案例中，對比文件1并不可能存在或啟示出殼體材料需要改進的啟示。
具體而言，根據發明創造的過程，“區別技術特征”應該是結果，“發明實際解決的技術問題”是導致發明與最接近的現有技術具有“區別技術特征”的原因。也就是說，正是由于現有技術需要解決一定的技術問題，才會想到對現有技術進行改進，進而才會形成新的技術方案，從而導致與現有技術之間存在“區別技術特征”。因此，專利代理人如何才能不受審查員的審查思路的影響而以本領域技術人員的身份來公正的評價發明的創造性呢？筆者認為，專利代理人應當把自己當成一個發明人，從頭至尾的模擬發明人發明的過程（即首先了解現有技術，發掘現有技術存在的缺點和不足，針對上述缺點和不足提出要解決的技術問題，針對上述技術問題尋找解決的辦法，將解決辦法結合到現有技術中形成發明）。由此，專利代理人以發明過程為線索，對發明和對比文件整體了解。之后，對比審查員的評述思路和發明過程，找到答復的突破點。
（2）審查員指出的區別技術特征所解決的技術問題是否是最接近的對比文件中存在或啟示出需要改進的缺陷，并且，區別技術特征能夠解決該缺陷是可以從現有技術中獲得的。如上述案例中，審查員根據區別技術特征僅是殼體材料的不同而將解決的技術問題確定為“選擇合適的核殼結構表面等離子增強物的殼體材料”，而這個技術問題在對比文件1中并不存在。
具體而言，發明實際解決的技術問題有時候很容易和區別技術特征能解決的問題混為一談。筆者認為，發明實際解決的技術問題，應該是把發明每一個權利要求所限定的技術方案作為一個整體來考慮。換言之，一項區別技術特征與其他技術手段共同作用，在不同的現有技術中可以解決不同的技術問題，一項區別技術特征所能達到的技術效果需要依賴于該項區別技術特征應用的整體環境。由此，專利代理人在答復審查意見的過程中，可以綜合發明的背景技術、發明的技術方案以及對比文件來考慮區別技術特征在發明中所解決的問題，避免將區別技術特征獨立出來，將區別技術特征能夠解決的技術問題中的一個強行作為發明解決的技術問題，而脫離三步法所確定判斷思路。
四、總結
針對三步法中的前兩步，嚴格按照三步法的思路答復審查意見，可以去捕捉審查員評述中的上述兩個漏洞。從代理人角度，完全地嚴格地按照三步法、還原發明人的創造過程，通常可較快地找出審查員的評述漏洞，往往不用修改權利要求或者僅需要較少的修改權利要求，這樣可以最大程度的保護發明。但是客觀上，由于審查員檢索的對比文件有誤以及有限，嚴格采用三步法的思路可能會過高的評價發明的創造性。而目前，按照審查員大多采用的判斷標準，又會過低的評價發明的創造性。因此，筆者提倡一種以三步法為基準，加之客觀地整體判斷的方法。
具體為，第一步，基于對比文件1按照三步法還原發明人的創造過程，再結合其他對比文件或公知常識的啟示，來評價創造性，這一步評價出的創造性可能會略高。第二步，從整體判斷的角度，結合所有對比文件以及代理人所掌握的專業知識，當然還可結合代理人在以往實踐中處理過的案件的技術方案，思考第一步中的啟示的難易程度，并且可適當跳出審查員所檢索的對比文件來判斷。這樣考慮后，可相應地在權利要求1中加入一些技術特征。由此，雖然縮小了發明的保護范圍，但保護范圍更加公正。如上述案例中，不加入技術特征“染料分子吸附在核殼結構納米顆粒表面”，即修改權利要求書，區別技術特征僅為殼體材料，也可以上述兩個突破點進行爭辯。但是，筆者閱讀說明書以及與發明人溝通后，認為PVP有機物殼體與染料分子結合的技術方案更能體現本發明的核心思想，實現技術效果，并且更加明顯區別于對比文件。因此，筆者從說明書中選取相應地技術特征加入到了權利要求中。
綜上，從代理人角度，單純使用三步法、還原發明人的創造過程的方法，能夠更有益的幫助申請人獲得大的保護范圍以及獲得專利權。但是，從公眾角度，為了專利權的保護范圍更加公正，以及為了減少與審查員博弈的次數，三步法與整體判斷結合更為有益。在實踐中，筆者在答復第一次審查意見時，更加傾向于僅嚴格地利用三步法進行爭辯，而在答復第二次審查意見以及之后的審查意見時，更加傾向于采用三步法與整體判斷結合的方式進行評述。（作者：薛曉萌，路浩聯盟）
